Rafael Neumayr

Há alguns anos, ante a recusa do Instituto Nacional de Propriedade Industrial de reconhecer à marca Dakota o status de marca de alto renome – que garante proteção exclusiva e excepcional de uma marca para além das áreas específicas de atuação de seu titular, alcançando todas as classes possíveis de registro, fenômeno conhecido como “desespecialização” –, a empresa Dakota S/A acionou a Justiça Federal, solicitando tal reconhecimento de marca notória pela via judicial, tendo sido bem sucedida em sua demanda. Não satisfeito com o resultado, em 2003 o INPI ajuizou Ação Rescisória, da qual restou vitorioso recentemente, em segunda instância, obtendo acórdão que cassa aquela decisão anterior. Concluiu o TRF da 2ª Região, nesse caso, que não cabe ao Judiciário definir o grau de notoriedade de uma marca, mas exclusivamente aos técnicos especialistas daquela autarquia federal.
A reviravolta conquistada pelo INPI – sem se levar em consideração a possibilidade de apresentação de novos recursos no bojo da Ação Rescisória –, parece haver lançado uma pá de cal sobre a discórdia que ainda imperava acerca da sua exclusividade na atribuição da condição de alto renome às marcas. O Judiciário cedeu.
No atual sistema, portanto, fortalece-se a tese de que a condição de alto renome somente se poderá requerer pela via administrativa incidental, diretamente ao INPI, como matéria de defesa e mediante a produção de farto quadro documental apto a comprovar o pretenso renome da marca, conforme Resolução 121/05 do Instituto¹. Assim, socorrer-se do Judiciário para ver declarado o alto renome de uma marca e obter o benefício que dele decorre – proteção absoluta de uma marca, independentemente da classe de registro, diferentemente do que ocorre com as marcas ordinárias –, tornou-se um caminho com poucas chances de êxito. E isso não se afigura algo positivo, vez que até hoje o INPI somente atribuiu a pouco mais de quarenta marcas tal status, recusando-o a centenas de outras.
No entanto, apesar de o Judiciário haver declarado sua incompetência para decidir sobre alto renome, existe outra ferramenta, judicial também, de se obter a proteção de uma marca para além das classes objeto de registro, caso a caso, ainda que não seja ela de alto renome ou notoriamente conhecida. Trata-se da teoria do aproveitamento parasitário, herdada do direito estrangeiro e que está a visitar nossos tribunais cada vez com maior freqüência. Essa tese defende ser vedado a uma pessoa fazer uso de uma marca de prestígio pertencente a terceiro, tirando proveito dessa fama, em serviços ou produtos particulares seus, ainda que eles atinjam diverso segmento do mercado, ou seja, ainda que a marca “parasita” não seja diretamente concorrente da marca famosa copiada. Apesar de o efeito da “desespecialização” ser o mesmo, diferencia-se do procedimento de obtenção do status de alto renome, uma vez que esse é feito por via administrativa e tem efeitos absolutos, alcançando todas as áreas de atividade empresarial e pessoas, indistintamente, enquanto que o reconhecimento do parasitismo depende de acionamento do Judiciário contra um determinado réu infrator e gera efeitos somente entre as partes, caso a ação seja julgada procedente.
Destarte, o empresário frustrado ante a recusa de reconhecimento do alto renome a marca de sua propriedade, pode valer-se do Judiciário, caso a caso, para reprimir o uso interesseiro daquela por terceiros não-concorrentes, desde que munido de provas contundentes do parasitismo, conforme entendimento jurisprudencial.
E não somente no Judiciário o parasitismo ganha fôlego. Ele pode inclusive alcançar a via administrativa, tendo que ser reconhecido também pelo INPI, quando do exame preliminar dos pedidos de registro de marcas, se for aprovado o PL de nº 308, do Senador Antônio Carlos Valadares, que pretende positivar a tese do aproveitamento parasitário. A idéia do senador é inserir, logo no art. 124 da atual Lei de Propriedade Industrial, a proibição de obtenção de registro de sinal distintivo que “aproveita-se injustificadamente da fama, prestígio ou imagem corporativa de titular de marca, a fim de obter vantagem econômica em ramo de atividade no qual a marca não está protegida”.
Deve ser visto com otimismo pelo empresariado e advogados brasileiros a recepção que vem tendo no Brasil tal instituto, forma eficiente de combater atos que, embora executados por não-concorrentes de um mesmo filão mercadológico, são tidos por desleais.

[1] Resolução 121/05: “Art. 3º A proteção especial conferida pelo art. 125 da LPI deverá ser requerida ao INPI, pela via incidental, como matéria de defesa, quando da oposição a pedido de registro de marca de terceiro ou do processo administrativo de nulidade de registro de marca de terceiro que apresente conflito com a marca invocada de alto renome, no INPI, nos termos e prazos previstos nos arts. 158, caput, e 168 da LPI, respectivamente”.